深圳市知識產權局關于印發《企業知識產權海外維權指引》的通知

深知〔2008〕129號

各有關單位：

　　為指導深圳企業如何積極應對海外知識產權糾紛，提高企業在開拓海外市場進程中的知識產權保護能力，落實市政府“走出去”戰略，根據《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國民事訴訟法》及有關法律法規的規定，我局制定了《企業知識產權海外維權指引》（以下簡稱《指引》）�，F予印發。

深圳市知識產權局
二○○八年七月十日

企業知識產權海外維權指引

　　第一條【宗旨】 為落實深圳市政府“走出去”戰略，加強對企業知識產權的保護與管理，維護企業在開拓海外市場進程中的合法權益，制定本指引。

　　第二條【定義】 本指引中下列特定用語的解釋：

　　（一）企業，是指開拓海外市場的企業；

　�。ǘ�）對方，是指在海外向企業發出律師函或在事先無任何預告的情況下直接起訴企業的主體；

　�。ㄈ�）律師函，是指對方向企業發出的律師函、權利主張聲明等帶有警告性質的函件；

　�。ㄋ模┲�識產權海外維權（以下簡稱維權），是指企業在海外被控侵犯他人知識產權從而圍繞該糾紛進行的一系列活動。

　　第三條【保存材料】 企業收到對方發出的律師函或被直接起訴后，應妥善保存與所涉分歧相關的產品手冊、電子文檔、內部郵件等原始材料。

　　企業應注意保存律師函、與對方往來的信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子交換數據和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的材料。

　　第四條【溝通調解】 企業應積極與對方或對方的中國代理商、分銷商、位于中國的關聯公司等機構就分歧進行溝通，了解對方行為出發點和目的。

　　企業可考慮引入客戶、政府有關部門、行業協會等第三方進行調解、斡旋。

　　溝通前，企業可先征詢專業人士的意見和建議，以保證相關問題答復的準確性。

　　第五條【資源利用】 企業在維權中可充分利用深圳市已有的，包括政府部門、司法機關、行業組織和中介機構等資源。前述資源，可見附件1，但不僅限于附件1所列。

　　第六條【綜合評估】 企業應對律師函所涉內容進行綜合分析，并可收集包括附件2所列的信息，據此判斷有關風險，決策相應措施。

　　第七條【回復律師函】 企業綜合評估后認為風險較小，則可禮貌回復律師函，表明尊重且并未侵犯他人知識產權的立場；也可根據情況不予回復。

　　若發現對方存在欺詐、惡意競爭、詆毀商譽等情形，可向政府相關部門舉報。

　　第八條【選任中介】 企業綜合評估后認為風險較大，則可通過中國中介機構并參考附件3盡快選任律師事務所等中介。

　　在與所有備選中介機構就可能存在的知識產權糾紛進行溝通之前，企業可與其逐一簽署保密協議。

　　第九條【應訴分析】 在溝通調解未達成一致時，若對方起訴企業，企業可參考附件4所列決定是否應訴及應訴策略，判斷應訴后勝訴的幾率等。

　　對方若未經預告而直接起訴企業，企業應按如前所述綜合評估風險，盡快選任中介機構，進行應訴分析。

　　第十條【組建應訴團隊】 企業應組建應訴團隊。一般而言，應訴團隊應包含中國律師、案件審理國律師、企業決策層、企業研發人員和企業知識產權法務人員等。

　　應訴團隊內部應分工清晰、權限明確，力求各司其職、各盡其責。

　　第十一條【內部培訓】 案件審理國律師、企業研發人員應分別就維權相關法律知識、所涉產品的專業技術知識培訓應訴團隊其他成員，以便團隊內部緊密配合尋找事實與法律上的突破。

　　第十二條【行業協會】 企業可以積極參加知識產權保護行業協會，促進企業知識產權資源調動能力和運用能力。行業協會應給予會員企業必要的維權指導和資源引見，充分發揮其在行業內的服務作用。

　　企業可與行業協會溝通維權情況，在涉及行業整體利益的維權中，企業可與相關主體聯合應訴，從而整合資源、分攤費用。

　　第十三條【臨時禁止令】 若案件審理國有關部門應對方申請發布了臨時禁止令，企業應及時提交辯護聲明以爭取時間、避免出現臨時禁止令所帶來的嚴重后果。

　　企業應收集可以推翻臨時禁止令的證據，并據此要求對方賠償企業因此遭受的損失。

　　第十四條【證據收集】 企業決定應訴后，應訴團隊應緊密合作，按照有關法律規定，多渠道全面收集下列證據：

　�。ㄒ唬┢髽I知識產權權利證明材料；

　�。ǘ�）企業相關產品研發記錄等材料；

　　（三）證明企業相關產品所涉技術信息來源合法的材料；

　　（四）中立第三方出具的知識產權分析報告等；

　　（五）企業制定的尊重他人知識產權的規章制度；

　�。�六）其他可以證明企業善意、企業有關產品并未侵權的材料。

　　第十五條【證據保全】 企業可同時收集對方涉嫌侵犯企業知識產權的證據。若發現對方有侵權行為，應妥善保存相關證據材料；涉及容易刪除、修改、銷毀的證據材料的，可采用公證等方式對前述證據進行保全。

　　第十六條【程序時間管理】 應訴團隊應清晰列明并嚴格監控維權中的各程序時間。

　　企業應按照各程序時間要求向應訴團隊提供相應材料。

　　第十七條【整體配合】 企業可積極與對方的競爭對手洽談合資、并購、知識產權許可、知識產權轉讓等合作事宜，同時注重與案件審理國媒體和危機公關公司的溝通，多方位出擊尋求支持。

　　企業可將案件情況、維權進展等向政府有關部門報告，請其提供職責范圍內的幫助。

　　第十八條【合法使用抗辯權】 世界上絕大多數國家都有知識產權合法使用抗辯權等公眾權利救濟制度，企業應根據案件審理國知識產權等法律法規的規定充分行使抗辯權。一般而言，企業可援引的抗辯理由見附件5，但不僅限于附件5所列。

　　第十九條【提起反訴】 訴訟中，企業可依照案件審理國法律的規定就對方知識產權是否有效等向案件審理國法院提起反請求等訴訟。

　　第二十條【在中國起訴】 若對方在中國有分支機構、代理商、分銷商或其他訴訟連接點，且可能存在知識產權侵權行為、不正當競爭行為或壟斷行為等，企業可依據我國相關法律提起訴訟。

　　第二十一條【和解談判】 訴訟中，企業應綜合分析事態發展決定是否與對方和解及和解談判策略等。

　　一般而言，在歐洲和北美等地的知識產權糾紛絕大多數以和解結案，企業應聽取案件審理國律師的意見，必要時加大和解談判力度。

　　第二十二條【簽署書面協議】 若雙方就糾紛解決協商一致，此時應簽署書面協議并向法院申請結案。書面協議應包括以下條款：

　　（一）知識產權條款（包含知識產權許可、知識產權瑕疵擔保、知識產權侵權賠償和知識產權責任等）；

　�。ǘ�）糾紛解決對價及支付條款；

　�。ㄈ�）保密條款；

　�。ㄋ模┻`約責任條款；

　�。ㄎ澹�爭議解決條款；

　　（六）其他與糾紛解決有關且必須載入的條款。

　　第二十三條【提起上訴】 若雙方未能達成和解，在法院做出判決后，企業應綜合分析上訴可能帶來的結果、上訴費用、上訴勝算幾率等，決定是否上訴及有關策略。

　　第二十四條【經驗總結】 企業應將維權活動整理總結，以加強類似知識產權風險的預見性，傳承相關經驗，提升企業競爭力。中國企業相關維權案例可參見附件6。

　　第二十五條【知識產權布局】 企業應加快知識產權海外布局的步伐，重點在重要市場國、目標市場國和競爭對手所在國等申請或獲取相關知識產權，為商業競爭做好準備。

　　第二十六條【安全保密】 企業應建立嚴格的信息安全管理制度，保護企業信息資產和商業安全。企業可采取下列措施：

　�。ㄒ唬┰趧趧雍贤�和離職承諾中，約定保密條款和競業限制條款等；

　　（二）在企業內部設立門禁、權限管理等制度；

　�。ㄈ�）對研發文檔和材料設立嚴格的記錄和妥善保存制度，有關文檔應有研發人員的親筆簽名和日期、地點等；

　　（四）制定員工使用軟件、發送郵件、拷貝數據材料、打印文檔等方面的規章制度；

　　（五）制定企業對外合作、對外交流、出差、接受培訓等方面的管理制度；

　�。�六）其他涉及企業信息安全管理制度方面的措施。

　　企業可同時建立員工誠信檔案，以切實提高員工保護企業信息安全的職業素養。

　　第二十七條【信息反饋】 企業應積極向政府部門反饋海外維權中的經驗與教訓，以便政府部門制定有關規章及配套政策，不斷完善適合企業發展的法治環境。

　　企業可積極與行業協會溝通維權情況，便于行業協會就相關問題開展宣傳培訓，提高企業解決問題的能力。

　　第二十八條【新聞宣傳】 企業應慎重宣傳企業特定產品或全部產品的年產量、國際市場占有率、國際市場優勢地位等信息。

　　企業可加強對其知識產權工作的新聞報道力度，包括但不限于以下事項：

　�。ㄒ唬┢髽I內部就特定國家的知識產權法、反不正當競爭法、反壟斷法等法律法規進行專題培訓；

　�。ǘ�）企業與海外知識產權律師事務所進行合作；

　　（三）企業每年取得知識產權的數量；

　�。ㄋ模┢髽I所做的其他有關知識產權的工作。

　　第二十九條【管理能力提升】 企業應建立并不斷完善知識產權管理制度，重視知識產權戰略，提升知識產權檢索分析能力、侵權判斷能力和談判能力等，在開拓國際市場中不斷利用已建立的知識產權制度有效化解風險，保護自身權益。

　　第三十條【使用】 本指引從發布之日起供企業結合實際情況使用。

　　附件1

深圳知識產權機構資源列表

　�。ㄒ唬┲�識產權專門資源

　　1．深圳市知識產權保護領導小組成員單位

序號 名稱 地址 郵編 電話 傳真 網址
1 深圳市知識產權局（版權局） 深圳市上步中路1001號科技大廈1101室 518051 83699659 83699659 www.szip.org
2 深圳市貿易工業局 深圳市福田區福中三路市民中心C區3樓 518026 82107327 82001360 www.szbti.gov.cn
3 深圳市教育局 深圳市福田區福中三路市民中心C區2樓 518026 82222205 82228352 www.szeb.net
4 深圳市科技和信息局 深圳市上步中路1001號科技大廈14樓 518031 83699669 83699670 www.szsti.net
5 深圳市公安局經偵局 深圳市福田區僑香路 518000 84465214 82870113 www.szga.gov.cn
6 深圳市財政局 深圳市福田區景田東路9號 518000 83938506 83938682 www.szfb.gov.cn
7 深圳市人事局 深圳市福田區福中三路市民中心C區3樓 518026 82108496 82001729 www.rsj.sz.gov.cn
8 深圳市農林漁業局 深圳市福田區福中三路市民中心C區1樓 518026 82001991 82001987 www.szagru.gov.cn
9 深圳市文化局 深圳市福田區福中三路市民中心C區2樓 518026 82002241 82002242 www.szwen.gov.cn
10 深圳市衛生局 深圳市羅湖區田貝一路 518000 25531462 25607967 www.szhealth.gov.cn
11 深圳市工商行政管理局 深圳市深南大道7068號工商物價大廈10樓 518000 83070032 83070030 www.szaic.gov.cn
12 深圳市質量技術監督局 深圳市福田區福中三路市民中心C區4樓 518026 82107470 82003069 www.szbqts.gov.cn
13 深圳市人民政府法制辦公室 深圳市福田區福中三路市民中心C區5樓 518026 82108990 82002930 Fzb.sz.gov.cn
14 深圳市外事（僑務）辦公室 深圳市福田區福中三路市民中心C區2樓 518026 82107139 82002512 www.szfao.gov.cn
15 深圳海關 深圳市和平路1087號 518017 84398311 84398383 www.customs.gov.cn
16 深圳市高新技術產業園區領導小組辦公室 深圳市高新技術產業園南區虛擬大學園3樓 518060 26551509 26551526 www.ship.gov.cn
17 深圳市行業協會服務署 深圳市福田區福中三路市民中心C區4樓 518026 82108731 82002661 www.szhx.org.cn


　　2．知識產權服務機構

序號 名稱 地址 郵編 電話 傳真 網址
1 深圳市知識產權事務中心（深圳市保護知識產權舉報投訴服務中心） 深圳市福田區濱河路229號海安中心1樓 518031 12312，
83797123 83797123 shenzhen.ipr.gov.cn
2 國家知識產權局專利局深圳代辦處 深圳市福田區濱河路229號海安中心1樓 518031 83797303 83797304
3 深圳市WTO事務中心 深圳市福田區福中三路市民中心C區3樓 518026 82107401 82002090 www.szwto.gov.cn


　�。ǘ�）可以受理知識產權案件的深圳法院資源

序號 名稱 地址 郵編 電話 傳真 網址
1 深圳市中級人民法院（民事審判第三庭） 深圳市福田區彩田北路6003號 518036 83535000 83535614 www.szcourt.gov.cn
2 深圳市羅湖區人民法院 深圳市羅湖區沿河北路2019號 518021 25520247 25520247 www.szlhfy.gov.cn
3 深圳市南山區人民法院 深圳市南山區南新路3024號 518052 26469191 26469173 nsqfy.chinacourt.org
4 深圳市龍崗區人民法院 深圳市龍崗區中心城德政路8號 518172 28923311 28916658
5 深圳市福田區人民法院 深圳市福田區福民路123號 518048 82918999 82918352 www.ftcourt.gov.cn
6 深圳市寶安區人民法院 深圳市寶安區建安一路3號 518100 29997777 29997583 www.bafy.gov.cn


　　注：深圳法院對知識產權民事糾紛案件級別管轄劃分如下：

　　1．深圳市羅湖區、南山區、龍崗區、福田區、寶安區人民法院受理下列第一審知識產權民事糾紛案件：（1）不屬于專利、植物新品種、集成電路布圖設計糾紛的案件；（2）爭議金額不滿人民幣200萬元的案件；（3）案情簡單、社會影響不大的案件。

　　2．深圳市中級人民法院受理下列第一審知識產權民事糾紛案件：（1）爭議金額不滿人民幣1億元、除羅湖區、南山區、龍崗區、福田區、寶安區人民法院管轄之外的深圳市法院管轄的案件（植物新品種糾紛案件除外）；（2）在本市有重大影響的案件；（3）上級人民法院指定管轄的案件。

　�。ㄈ�）可以受理知識產權案件的深圳仲裁資源

序號 名稱 地址 郵編 電話 傳真 網址
1 中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會 深圳市福田區彩田路5015號中銀大廈B座19層 518026 83501700 82468591 www.sccietac.org
2 深圳仲裁委員會 深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座13-15樓 518000 25831662 25831662
25831661 www.szac.org


　　（四）知識產權行業協會資源

序號 名稱 地址 郵編 電話 傳真 網址
1 深圳市知識產權研究會 深圳市福田區上步中路1001號科技大廈1001室 518031 83699653 83699637 www.szips.org
2 深圳市專利協會 深圳市福田區振興路6號上步工貿樓南座305室 518028 83242378 83242379 www.szpa.org
3 深圳市版權協會 深圳市南山區科技園南區高新一道TCL大廈B座9樓 518060 86185515
86185519 86185516 www.scs.org.cn
4 深圳市商標協會 深圳市深南東路5033號金山大廈19樓 518008 82073488 82073018 www.sts426.com


　�。ㄎ澹﹪�家知識產權局批準的具有涉外知識產權代理資格的中介機構

序號 名稱 地址 郵編 電話 傳真 網址
1 深圳市中知專利商標代理有限公司 深圳市上步中路1001號科技大廈裙樓1樓、主樓11樓1103、1104室 518031 83699766
83699677 83699700
83699463 www.zzpatent.com
2 深圳市順天達專利商標代理有限公司 深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈810-815室 518040 82872707 82873034
82872706 www.szstd.com
3 深圳千納專利代理有限公司 深圳市深南中路新城大廈西座601-605室 518000 25943395
25944335
25943653
25985415 25986996 www.qianna.com
4 廣東國欣律師事務所 深圳市紅嶺中路1010號國際信托大廈6樓 518008 82113366
82117575 25564216 www.shenzhen-lawyer.com
5 深圳創友專利商標代理有限公司 深圳市福田區上步南路佳兆業中心B座2201 518031 21920098 83671968 www.cypatent.com
6 深圳中一專利商標事務所 深圳市深南中路深圳報春大廈4樓西 518000 82091818 82100908 www.zyip.com
7 深圳市永杰專利商標事務所 深圳市深南中路2008號華聯大廈1413室 518031 83667576 83667567 www.yongjie.org
8 深圳市雄杰專利商標代理有限公司 深圳市上步中路科學館7樓705室 518031 83997828 83993968 www.xjpatent.com


　　附件2

風險評判表

序號 信息點 定性判斷注1
1 對方是否位于市場經濟國家注2 是，則風險相對高
2 對方與企業是否屬同行業競爭對手 是，則風險相對高
3 對方的經營規模是否較大 是，則風險相對高
4 對方近10年是否有過知識產權訴訟 是，則風險相對高
5 企業的經營規模是否較大 是，則風險相對高
6 企業的發展速度與國際化進程是否明顯 是，則風險相對高
7 企業的國際市場銷售額是否呈上升趨勢 是，則風險相對高
8 企業的國際市場區域是否逐漸擴大 是，則風險相對高
9 企業所涉產品的國際市場銷售額是否呈上升趨勢 是，則風險相對高
10 企業所涉產品的國際市場占有率是否較大 是，則風險相對高
11 企業所涉產品是否采用國際標準 是，則風險相對高
12 企業所涉產品采用有關國際標準是否獲得許可 否，則風險相對高
13 對方涉案知識產權與企業所涉產品采用的標準相關性是否較高 是，則風險相對高
14 企業在案件審理國是否已申請或獲取有關知識產權 否，則風險相對高
15 對方是否有產品銷售 否，則風險相對高
16 案件審理國是否為市場容量較大的國家或地區注3 是，則風險相對高
17 案件審理國是否為企業的重點市場國 是，則風險相對高
18 雙方是否存在協議或其他合作關系 是，則風險相對低
19 企業是否有可與對方交叉許可的知識產權 是，則風險相對低
20 案件審理國是否為市場較封閉的國家或地區 是，則風險相對低
21 案件審理國是否為美國出口管制國家注4 是，則風險相對低
22 對方知識產權訴訟慣用手段和案件分析 列出，供應訴團隊參考
23 對方在中國是否有分支機構或關聯公司等 列出，供應訴團隊參考
24 企業已有的知識產權狀況 列出，供應訴團隊參考
25 企業所涉產品的知識產權保護狀況 列出，供應訴團隊參考
26 對方涉案知識產權的有效性判斷與綜合分析 列出，供應訴團隊參考


　　注1 因企業實際情況、知識產權糾紛類型、案件審理國等均不同，本表給出了風險評判的定性標準而非定量判斷。如表中“較大”、“較高”、“相對高”、“相對低”等均為定性化概念，企業應根據實際情況做出判斷。

　　注2 市場經濟國家判斷標準參見聯合國有關統計數據，網址為：http://www.un.org。

　　注3 市場容量判斷標準參見聯合國發布的GDP數據，網址為：http://www.un.org。

　　注4 世界上絕大多數國家均設立了出口管理制度，通常認為美國的出口管制規定最為嚴格，歐盟次之。若案件審理國為美國出口管制國家（如伊朗），從市場角度考慮，可認為風險較低。美國出口管制規定具體參見http://bxa.ntis.gov。

　　附件3

中介資源選任表

序號 信息點 定性判斷注1
1 律師所學理科專業是否與企業相同或類似 是，則對企業更有利
2 律師是否有法律專業學習背景 是，則對企業更有利
3 律師是否有與企業相關領域的知識產權糾紛處理經驗 是，則對企業更有利
4 律師處理過的案件中勝訴的比例 越高，則對企業更有利
5 律師通常辦案領域及關注方向是否與維權類型一致 是，則對企業更有利
6 律師有否公司法律顧問的工作經驗 是，則對企業更有利
7 中國律師是否有案件審理國客戶 是，則對企業更有利
8 案件審理國律師是否有中國客戶 是，則對企業更有利
9 律師服務過的客戶的經營規模 越大，則對企業更有利
10 律師的執業時間 越長，則對企業更有利
11 律師是否擔任過法官、法官助理、仲裁員、專利審查員、有關行政部門的律師等 是，則對企業更有利
12 律師是否有知識產權審計、知識產權監控、知識產權許可、制定公司知識產權策略等經驗 是，則對企業更有利
13 律師收費是否合理 列出，供應訴團隊參考
14 中國律師是否掌握案件審理國語言 列出，供應訴團隊參考
15 案件審理國律師是否掌握漢語 列出，供應訴團隊參考
16 案件審理國律師有無中國律師執業資格 列出，供應訴團隊參考
17 中國律師有無案件審理國律師執業資格 列出，供應訴團隊參考
18 律師是否為兼職教授或有知識產權執教背景 列出，供應訴團隊參考
19 律師是否編寫或參與編寫有關知識產權法及相關訴訟方面的文章或專著 列出，供應訴團隊參考
20 律師以往代理的知識產權案件量 列出，供應訴團隊參考
21 律師事務所注冊地及主要業務地域 列出，供應訴團隊參考
22 律師事務所的人員規模 列出，供應訴團隊參考
23 律師事務所在案件審理國的綜合排名注2 列出，供應訴團隊參考
24 律師事務所中企業所在行業的專職律師數量 列出，供應訴團隊參考
25 律師事務所服務的客戶的經營規模 列出，供應訴團隊參考
26 律師事務所是否專門從事知識產權服務 列出，供應訴團隊參考


　　注1 因企業實際情況、維權時間、中介資源業務量等均不同，本表給出了中介資源選任的定性標準而非定量判斷。如表中“越大”、“越高”、“更有利”等均為定性化概念，企業應根據實際情況做出判斷。企業可在http://lawyers.martindale.com/marhub查閱美國律師和美國律師事務所的代理資質、簡歷、聯系方式等。

　　注2 可參見《知識產權管理》雜志舉辦的全球知識產權律師事務所調查，網址為http://www.managingip.com。

　　附件4

應訴分析表（注1）

序號 國家 維權類型 應訴費用注2 不應訴后果注3 備注
律師費用 訴訟費等其他費用
1 美國 337調查 一般在200萬美元以上；即使以和解結案，一般也須花費100萬美元左右的律師費 一般在30萬美元左右 ITC將缺席裁決且有權發布“普遍禁止令”（Exclusion Order）等：
1．一般無經濟賠償；
2．企業的全部產品或某一種類的全部產品都被禁止進口至美國或在美國銷售；
3．企業相關及下游產品也可能遭遇如2所述的措施。
簡言之，若企業選擇不應訴，絕大多數被告將被缺席裁決為侵權，從而在涉案知識產權有效期內丟掉了整個美國市場。 從近十年的統計數據看，90%的案件涉及專利侵權，其中60%的案件以雙方和解告終
2 美國 知識產權侵權訴訟 一般在500萬美元左右 一般在50萬美元左右 法院將缺席審理且有權發布“永久禁止令”（Permanent Injunction）等：
1．若敗訴方為故意侵權，則可能承擔1－3倍的損害賠償；
2．承擔原告因此遭受的損失等；
3．支持原告提出的其他合理請求。 從近十年的統計數據看，80%左右的案件以雙方和解告終
3 德國 知識產權侵權訴訟 法院首先評估雙方爭議金額：
1．律師費用通常是雙方爭議金額的20%左右；
2．訴訟費等其他費用通常是爭議金額的5%左右；
3．敗訴方承擔初步禁止令發布后的費用。 法院將缺席審理且有權發布停止侵權的禁止令：
1．判決敗訴方承擔侵權行為的損害賠償金；
2．敗訴方承擔訴訟費用等。


　　注1 本表是據一般維權企業的情況所擬制，并未區分行業和企業規模，供企業參考。實踐中，企業應據自身情況、結合案件審理國律師的意見和建議做出綜合評定。本表給出的信息參見美國ITC官方網站統計數據、美國律師協會統計數據、Lexis&Nexis數據庫和Westlaw數據庫，其網址分別為：http://www.usitc.gov、http://www.abanet.org、http://www.lexisnexis.com和http://www.westlawinternational.com。

　　注2 本欄給出的是一般情況下的費用支出情況。實踐中可能因維權復雜程度、對方欲達目的、是否反訴上訴等而導致費用發生變化。

　　注3 本欄給出的是一般情況下的不應訴后果。實踐中可能因產品性質、糾紛類型、對方請求變化等情況而導致結果變化。

　　附件5

抗辯理由表（注）

　　（一）法定抗辯理由

序號 抗辯理由 備注
1 對方訴訟主體資格抗辯 企業應據案件審理國程序法規定行使此兩項抗辯權
2 對方的請求超過訴訟時效期限抗辯
3 對方權利用盡抗辯 企業應據案件審理國知識產權法規定行使此四項依法使用抗辯權
4 企業先用權抗辯
5 企業臨時過境抗辯
6 科研目的抗辯
7 企業不侵權抗辯 企業應據案件審理國侵權行為法規定行使此項抗辯權
8 對方專利等知識產權無效抗辯 企業應據案件審理國知識產權法律原理原則等行使此五項抗辯權
9 對方所涉知識產權系公知技術抗辯
10 雙方存在知識產權協議或其他協議抗辯
11 禁止反悔原則抗辯
12 對方默示許可企業使用有關知識產權


　�。ǘ�）表面上構成侵權但可擺脫對方指控的抗辯理由

序號 抗辯理由 備注
1 對方專利等知識產權保護范圍不清楚抗辯 企業行使此六項抗辯權的前提是對方的侵權指控滿足通常所言的知識產權全面覆蓋原則
2 對方證據不可信抗辯
3 對方發明實際范圍差異抗辯
4 對方違反充分公開原則抗辯
5 對方違反專利申請中的其他法律或事實問題抗辯
6 對方專利等知識產權撰寫失誤責任抗辯
7 對方的專利已公開但沒要求保護的技術方案已經進入公有領域，不能再要求保護 企業行使此項抗辯權的前提是確證對方知識產權存在未要求保護的情況
8 等同原則的主張不能適用到完全刪除權利要求中的相關特征的程度 企業行使此兩項抗辯權的前提是對方的侵權指控滿足通常所言的知識產權等同原則
9 等同原則的主張不能適用到與權利要求中的相關結構明顯不同或功能特征恰好相反的程度


　�。ㄈ�）表面上構成侵權且無法擺脫指控，但可不交納或部繳納專利費的抗辯理由

序號 抗辯理由 備注
1 對方用明知已經喪失新穎性的技術申請專利，后通過訴訟打擊商業競爭對手 企業可結合案件審理國反不正當競爭法、反壟斷法的規定行使此六項抗辯權；同時，企業還可從對方的主張損害公共利益、嚴重違反誠實信用原則等角度出發進行抗辯
2 對方通過故意隱瞞事實等欺詐手段來取得專利
3 對方通過省略關鍵技術等內容取得專利
4 對方通過錯誤解釋權利要求等不正當方式取得專利
5 專利申請人故意不公開最接近的現有技術，以提高取得專利權的可能性
6 專利申請人故意不公開最佳的實施例，以向競爭者隱瞞發明的精華內容
7 案件審理國不存在使用該知識產權的產業 企業可舉證對方無實施有關知識產權的顯著投資等行為
8 企業所涉產品與對方專利比對是否正確 企業可利用法院比對時間收集證據等
9 企業所涉產品與對方要求保護的專利并不等同 企業應使法院注意到企業產品并未使用專利的全部技術要素
10 對方違背反壟斷法，濫用知識產權 尤其適用于對方為企業的同行業競爭對手
11 對方試圖在專利授權范圍以外實施專利等 企業應重點收集對方專利實施的時間和具體實施對象
12 有關知識產權費用繳納比例與許可條款是否合理 企業可將許可條件與費用支付等重要條款交由法院裁判
13 對方行為已構成知識產權懈怠 企業可重點收集對方明知或應知其涉案知識產權早已被人使用、對方待該行業市場占有率提高后再通過訴訟獲利的證據


　　注 本表較多的適用于專利權侵權方面抗辯，企業可結合實際情況使用。

　　附件6

企業維權案例選（注）

序號 時間 地點 訴由 原告 被告 管轄法院 中方選用的資源 案情概述 可以思考的問題
1 2003－2004 美國 版權侵權、商業秘密侵權 思科 華為 得克薩斯州東區法院馬歇爾分院（據不完全統計，這個法院向來偏向知識產權所有者，對知識產權訴訟的判罰嚴厲、結案快速，大多數被告侵權的外國公司都在這里輸掉了官司） Jones and Jones等律師事務所 2002年，華為宣告正式進軍北美市場。盡管技術上仍有差距但思科不可能再繼續容忍這個對手長大。實際上，將專利訴訟作為阻擊競爭對手的手段，對于美國的高科技企業來說，是一種相當熟練的策略，縱觀美國的各大高科技公司，訴訟與被訴訟已成為一道最為常見的風景。 1．侵權訴訟已經成為打擊競爭對手的商業手段；
2．隨著中國制造業的興起，這會不會是一個漫長的知識產權糾紛時代的開始？
2 2005－2007 美國 專利侵權 美國SigmaTel公司 珠海炬力（美國納斯達克上市公司） 得克薩斯州Austin的美國聯邦法院；
美國國際貿易委員會（ITC） Finnegan Henderson律師事務所 為了阻止競爭對手不斷擴張的市場份額，SigmaTel起訴珠海炬力侵犯其專利權并提起337訴訟。珠海炬力奮起反擊。雙方最終達成全面和解協議。 如何解決技術核心的流失和超越國際對手的阻攔，是珠海炬力等崛起迅速的新興企業下一階段最大的考題。
3 2007
—？ 美國 專利侵權 韓國LG電子 TCL旗下的TTE公司 得克薩斯州東部地區法院（US District Court, Eastern District of Texas，得克薩斯州的法院是較嚴厲的法院，上個世紀八九十年代，日本企業在當地法院多以敗訴或和解告終。而美國是判例法，如果TCL敗訴，將對中國其他彩電企業在美出口不利） 不詳 2007年3月1日起，TCL出口至美國的電視應符合美國通信協會（ATSC）制定的標準。而LG研發的傳送技術“EVSB”是ATSC標準內容之一。
于是LG電子在美國起訴TCL旗下的TTE公司（TCL-湯姆遜電子有限公司）侵犯其四項數字電視專利并要求獲得侵權賠償。
現該案在進一步審理中。 TCL與湯姆遜彩電業務的整合成敗，系著世界對中國企業奮勇投諸國際化所有的懷疑與好奇，而公司整合帶來的知識產權風險如何規避？
4 2004－2007 美國 專利侵權 Unlink、愛爾蘭地板工業公司等 燕加隆 美國國際貿易委員會（ITC） 北京劉松濤律師事務所 2005年7月1日，歐洲地板鎖扣專利持有企業，聯合向ITC提出337調查申請，指控包括圣象、升達、菲林格爾、大自然、燕加隆等知名品牌在內的17家中國企業的強化木地板產品，侵犯了其鎖扣專利權，并要求對此進行調查。燕加隆在不懈堅持下，最終贏得了337調查的全面勝利。 1．鑒于啟動法律程序應對國際貿易爭端費用高昂，而我企業多數仍比較弱小，目前主流觀點是強調企業聯合應訴，以分攤爭端解決成本。但燕加隆卻反其道而行之，敢于單獨應訴并最終獲得成功；
2．燕加隆注重企業精神的養成，應訴討論過程中士氣激昂，十分感人。


序號 時間 地點 訴由 原告 被告 管轄法院 中方選用的資源 案情概述 可以思考的問題
5 2007－？ 美國 專利侵權 朗科 美國PNY（Paris and NewYork）公司 得克薩斯州東部聯邦地區法院 美國摩根路易斯律師事務所（Morgan, Lewis & Bockius LLP） 2006年2月，深圳市朗科科技有限公司在美國得州起訴美國PNY公司侵犯其“美國閃存盤”專利。該公司隨即進行了答辯。
現該案正在進一步審理之中。 此案件開中國IT企業在境外起訴美國廠商侵犯專利權的先河，被稱為“中國IT企業境外專利維權第一案”。
6 2006－2007 美國 商標及商業外觀設計侵權 美國Fluke公司 包括深圳弘大電子有限公司、深圳市勝利高電子科技有限公司等4家深圳企業在內的多家中國企業 美國國際貿易委員會（ITC） 北京劉松濤律師事務所 2006年10月6日，美國Fluke公司以其萬用電子表所用商標及商業外觀設計遭侵犯為由，向ITC遞交申訴書，正式起訴包括4家深圳企業在內的多家中國企業。經過艱苦抗爭，ITC于2007年7月19日簽署正式文件，決定終止對深圳華誼儀表有限公司等三家企業數字萬用表的“337調查”。 這是深圳市企業第一次集體應對國際貿易摩擦并取得較好結果的事件，值得業界學習的地方很多。
7 1999－2005 德國 商標 海信 德國博世—西門子公司 德國科隆地方法院
中國徐國建律師等及德國某律師事務所 1999年，德國博世—西門子公司搶注了海信集團的主商標—HiSense，導致海信在拓展德國市場時遇到種種阻力和訴訟壓力。后博世開出4000萬歐元的商標轉讓價格，雙方協商未果。在中國商務部的協調下，海信最終同意以40萬歐元的價格買回該商標。雖然博世笑稱這是“蘿卜白菜價格”，但相較于幾萬人民幣的商標注冊費用，40萬歐元仍是十分昂貴的。 1．在與博世—西門子公司的博弈中，海信采取的發動宣傳攻勢、多方借力、多重博弈以及適時妥協、靈活應對等策略值得我國企業借鑒；
2．企業如何保護自己，規避境外商標、域名等知識產權搶注風險？
8 2007年 法國 商標侵權及不正當競爭 隆鑫 Fangli Marketing Co., Ltd. 法國 北京集佳知識產權代理公司 2006年，隆鑫發現法國某企業侵犯其商標權并銷售有關產品，在訴至法院并友好協商后，法國企業主動要求和解并同意賠償隆鑫6萬歐元。雙方達成協議。結案后不久，該法國企業主動與隆鑫談合作并成為隆鑫在法國的代理商。 海外維權中重要的是證據的搜集和固定，隆鑫在此處做的非常好，這也是其達成預期目標的重要保障。值得思考的是雙方不打不相識的合作，此點也可以為某些消費類企業所借鑒。


　　注 本案例選均由公開信息收集整理而成，主要關注中國企業（尤其是深圳企業）在海外維權的經驗，供企業參考。信息收集時間截至2007年12月31日。